오리지널 제약사가 제네릭 출시 제약사 상대로 무심코 제기한 특허침해 소송의 여파가 일파만파 커지면서 '역지불계약'에 따른 반독점법 위반으로 처벌가능성까지 제기됐다.
중국에서 소송은 마무리됐으나 현재 진행형인 이 사건은 2011년 시작된다. 관련 품목은 당뇨병 치료제 '삭사글립틴'이다.
중국 제네릭제약 Vcare사는 해당 성분의 최초 특허권자인 BMS를 상대로 2011년 8월 10일 특허무효 심판을 청구했다. 법정 다툼은 이듬 해인 2012년 초 양사는 '화해계약'을 맺고 Vcare 사는 청구를 취하하며 조용히 끝났다.
양사간 계약내용은 Vcare는 향후 특허무효 심판을 청구하지 않고 대신 BMS는 2016년 1월 1일 이후 발생하는 특허침해를 용인, 즉 제네릭 출시를 문제 삼지 않겠다 내용이다.
공교롭게 최초 특허권자인 BMS는 2014년 아스트라제나카에, Vcare는 해당성분의 제네릭 승인과 생산 권리를 오사이캉(Osaikang)에 양도한다.
오사이캉은 2019년 삭사글립틴 제네릭을 승인받았으며 이전 화해계약 내용을 검토하지 못한 아스트라제네카는 오사이캉을 상대로 2019년 4월 23일 남경시 중급인민법원(1심 법원)에 특허침해소송을 제기했다.
그러나 1심법원은 이전 BMS와 Vcare 화해계약을 이유로 2020년 10월 소를 기각했다.
여기에서 멈췄다면 수면 아래로 가라앉았을 문제는 아스트라제카가 2021년 3월 한국의 고등법원에 해당하는 최고인민법원에 상소하며 반독점법 위반 논란으로 확대됐다.
상소 한달 만에 즉각 아스트라제네카는 오사이캉은 합의하고 2021년 4월 16일자로 상소 취하 신청했으나 법원은 해당 신청을 심리하면서 2012년 맺은 '화해계약'을 들여다 보게 된다.
법원은 당시 맺은 화해계약이 통상 페이 포 딜레이(Pay for Delay) 관행으로 불리우는 역지불합의((reverse payment agreement 또는 Settlement)해당 한다며 반독점법이 금하는 독점합의(카르텔)라고 판결했다.
다만 특허보호기간 만료됨으로 현 상태에서 법원이 그 적법성을 살필 필요가 없다며 지난 2월 상소 취소를 허가했다.
결과적으로 미국, 한국에 이어 중국은 역지불 합의가 독점 카르텔이라는 판시한 세번째 국가가 됐다.
문제는 여기서 멈추지 않고 해당 판결을 살핀 중국 지적재산권(IP) 법원이 2월 연례보고서를 통해 해당 화해합의 건에 대해 반독점법 위반여부에 대해 검토를 진행해야 한다는 의견을 냈다.
여기에 법률가들 사이에는 첫 역지불 합의 반독점법 위반 판결 관련 당국의 조사와 처벌 가능성에 대한 활발한 논의가 펼쳐지고 있다.
상소의 취하와 합의행위는 이전 특허권자의 반독점법을 위반한 화해합의를 지속 이행하는 것으로 볼 수 있어 처벌대상이 될 수 있다는 주장이 제기됐다. 반대로 처벌까지 이어지지는 않을 것으로 보는 등 다양한 견해가 제기되고 있다.
무심코 제기한 특허침해소송이 10년 전 '화해합의'을 독점카르텔로 규정한 첫 판시를 이끌어 낸데 그치지 않고 처벌과 실태조사 여부 등에 대한 논란은 한동안 지속될 전망이다.
해당 소식은 한국 법률신문과 중국 법률 및 의약전문지, 중국 IP법원 사례 해설서 등을 참조해서 작성했다.
